正当使用在商标侵权中的抗辩分析
商家泉 温宇洋

随着商标侵权案件的大比例提升，正当使用亦逐步成为一种有效的抗辩方式被普遍采纳，但纵观我国商标相关法律法规，对于正当使用的规定少之又少，经常被引用的无非是实施条例49条，而此条规定有比较原则性，故而导致在案件审理中，不同法官具有不同观点及意见分歧，对于“打擦边球”的侵权行为认定就增加了一定困难，为此，本文尝试对“正当使用”进行分析。

一、正当使用的法律依据
正当使用的法理引用，通常源于《商标实施条例》49条，即“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或含有地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用”

二、正当使用审判中的实例
1、“百家湖”案：一审法院认定百家湖为一地名，为保护公众利益，不支持商标专用权人因注册商标即获得该地名的独占性垄断，被告善意使用该地名为属于正当使用；二审法院从保护商标注册人角度出发，支持了原告该商标的专用权，但再审法院又推翻二审判决，最终支持一审判决；
2、《家庭》杂志案：两审法院一致认为，家庭一词为人们日常生活、工作和学习中常用的基本词汇，只是因为原告的使用才获得了第二含义，即代表杂志。而被告使用的恰恰是第一含义的家庭，而非指向杂志，且使用中没有突出使用，属于正当使用。
3、Owen商标侵权案：原告注册了“owen”商标，被告为服装生产企业，在运动服装前胸及后背连同“10号”一起使用了“owen”，法院认为，“owen”使人第一反应为联想到英国著名球星欧文，而非原告商标，被告使用“owen”的功能主要是通过欧文的个人形象做广告性宣传，而非识别商品来源的符号，故此驳回原告的商标侵权的诉求。
4、“银杏”商标侵权案：法院认为，被告为表明其产品中含有“银杏”，可以通过在产品外包装上增加原配料表，或直接表明本产品含有银杏成分方式来描述其产品的原料，没有必要突出使用“银杏”来表明其产品原料，显然不是对该词第一含义的正当使用，而是商标性使用。故此，支持原告诉求。

三、“商标性使用”还是“描述性使用”决定了是否“正当使用”，我们认为是描述性使用还是商标性使用应考虑以下因素：
1、结合使用者对词汇的具体使用方式判断
非突出使用、非显著位置使用、非商业盈利性使用，或仅仅使用该词汇为大众所熟知的第一含义，即构成正当使用，例如在商业广告或活动中的一句话、宣传口号等。详见《家庭》杂志案例。
2、使用方式难易判断是否使用第一含义，应结合使用者使用的目的、要达到的效果来综合分析。
使用者这种主观性很强的思维活动，其他人无法判别，但建议通过分析被告在可供选择的几种方法中是否选择了一种正常思维下较为合理的使用方式来判断。如通过产品包装或宣传中可以描述的问题，就没有必要突出字体和大小、使用与主体不同颜色来描述。详见“银杏”商标侵权案例。
3、判决是否描述性使用，还应参考商业惯例和消费者习惯。
如一词汇按照商业惯例或消费者习惯，无法在该词汇和特有商标商品之间建立联系，而是按照大众所理解的第一含义、指向使用，则不构成商标性使用，如“owen”商标侵权案。
4、商标的知名度是影响定性的重要因素。
如一商标为知名、著名甚至驰名商标，那么其被公众认可的联系指向物为特有商品，弱化了其第一含义，此种情况下，一般认定商标性使用较为合理。
5、使用是否附记于商品。
一般来讲，将词汇使用在商品上，其构成商标性使用的可能性就较大，相反，仅仅是在广告或其他宣传中使用，构成描述性使用可能性较大。
6、使用他人商标时，是否标示了自己的注册或未注册商标。
如被告在使用他人具有描述性含义的商标时，在合理位置和方式正确标注或大量使用自有商标，能够使消费者区分商品来源的，则认定为第一含义描述性使用较为合理。
但，前提一定是使用者在合理位置、合理方式使用自有商标，而不是在显著位置、方式使用他人描述性商标，同时在不显眼位置、以隐蔽方式使用自有商标。此种情况下，其自有商标的区分功能可以认定基本丧失，起到标示商品来源功能的不再是自有商标，而是他人商标。详见“银杏”侵权案。
7、依照商业惯例、专业协会意见认定。
若商标中包含本商品的通用名称，专用权人无权禁止他人描述性正当使用。如法院根据中国粮食行业协会出具的“雪花粉”直接表述了面粉质量，为该商品通用名称的意见，判定驳回原告商标侵权诉求。

四、综上，可得出正当性使用的要件
1、主管善意，不造成混淆、误认；2、非商标性使用；3、描述性的使用。
描述性使用在要件中名列最后，但它确是整个环节的前提，即非描述性的商标，根本不存在是否正当性使用的考虑。而是否处于善意，可以通过“混淆和误认”来判决。

高文律师所
商家泉 律师
13911558353

山东省人大常委会


山东省惩治生产、销售假冒伪劣商品违法行为条例（修正）
山东省人大常委会


（1994年8月9日省八届人大常委会第9次会议通过根据1997年10月15日省八届人大常委会第30次会议关于修订《山东省农业机械管理条例》等十一件地方性法规的决定修正）

第一章 总 则
第一条 为严厉惩治生产、销售假冒伪劣商品的违法行为，保护用户、消费者的合法权益，维护社会经济秩序，根据国家有关法律、法规，结合本省实际，制定本条例。
第二条 凡在本省行政区域内从事商品生产、销售活动以及为商品生产、销售活动提供条件和服务的单位和个人，必须遵守本条例。
第三条 禁止任何单位和个人生产、销售假冒伪劣商品。
禁止任何单位和个人传授生产、销售假冒伪劣商品的技术和方法。
第四条 本条例所称假冒伪劣商品是指：
（一）未经注册商标所有人许可，在同一种商品或者类似商品上使用与注册商标相同或者近似商标的；
（二）伪造或者冒用他人商品认证标志、名优标志、批准文号、原产地、企业名称、字号、地址或者代码标识的；
（三）掺杂、掺假、以假充真、以次充好、以不合格产品冒充合格产品的；
（四）不符合有关保障人体健康、人身安全或者财产安全的国家标准或行业标准，或者存在危及人体健康、人身安全或财产安全的不合理危险的；
（五）超过使用期限、失效或者变质的；
（六）国家明令淘汰的；
（七）标明的技术指标与实际不符并且不具有应有使用价值的；
（八）使用不当，容易危及人体健康、人身或者财产安全，未提供中文警示说明或者警示标志的；
（九）法律、法规规定必须有许可证或产品登记证方可生产的商品，而无证生产或者曾经取得但已失效的；
（十）商品或者其包装上未按法律、法规规定用中文标明商品名称、企业名称、地址，无质量检验合格证明、无产品登记证、生产许可证号码、产品批准文号，未按规定标明商品规格、等级、所含主要成份的名称、含量、生产日期、安全使用日期或者有效期限的；
（十一）其他在国家法律、法规中明确为假冒伪劣商品的。
第五条 县级以上工商行政管理部门和技术监督部门（以下简称监督检查部门）按照国家规定的职权范围，负责对生产、销售假冒伪劣商品违法行为进行监督检查；法律、法规规定由其他有关部门监督检查的，依照其规定执行。
第六条 用户、消费者、保护用户和消费者权益的社会组织、新闻单位和其他组织、个人有权对假冒伪劣商品生产者、销售者和相关者进行监督。
监督检查部门对揭发举报假冒伪劣商品的案件，应当及时认真查处。

第二章 生产者的责任和义务
第七条 本条例所称生产者，是指商品制作、加工单位（以下简称生产单位）和个人。
生产者必须严格遵守产品质量法律、法规，执行有关产品质量标准。
第八条 生产单位的法定代表人或者负责人对本单位的产品质量负责，不得强迫、指使或者纵容本单位工作人员生产假冒伪劣商品。
第九条 生产单位的质量检验机构和质量检验人员应当对产品质量检验负责，不得为不合格的产品签发合格证。
第十条 产品质量达不到规定标准或者等级，但仍有一定使用价值，不存在对人体健康、人身或者财产安全有不合理危险的，必须在该产品或者其包装的显著位置标明“处理品”、“等外品”或者“次品”字样，方可销售。
违反前款规定的，按假冒伪劣商品处理。

第三章 销售者的责任和义务
第十一条 本条例所称销售者，是指从事商品批发或者零售的单位（以下简称销售单位）和个人。
销售者必须严格遵守商品质量管理法律、法规。
第十二条 销售单位的法定代表人或者负责人对本单位销售的商品质量负责，不得强迫、指使或者纵容本单位工作人员销售假冒伪劣商品。
第十三条 销售者必须建立和严格执行进货验收制度，不得采购假冒伪劣商品，发现属假冒伪劣商品的，一律不得销售，并向监督检查部门或者其他有关部门举报。

第四章 相关者的责任和义务
第十四条 本条例所称相关者，是指为商品生产、销售提供条件或者服务的单位和个人。
相关者为商品生产、销售提供条件或者服务，必须严格遵守有关法律、法规的规定。
第十五条 地场或者设备的出租者发现承租者利用场地、设备生产、销售假冒伪劣商品的，应当立即向监督检查部门或者其他有关部门举报。
第十六条 任何单位和个人不得印制和销售假冒商品标识、假冒名优标志和假冒认证标志。
对印制注册商标标识、名优标志、认证标志、或者含注册商标标识、名优标志、认证标志的包装物和铭牌的，承印者应当查验有关证明文件，并复印留存。对委托人不能提供证明文件的，承印者不得承印。
承印者不得将承印的注册商标标识、名优标志、认证标志或者含注册商标标识、名优标志、认证标志的包装物和名牌私自销售或转让给非委托人。
第十七条 仓储保管者和运输者保管、承运商品时，发现假冒伪劣商品，应当拒绝提供保管和运输服务，并向监督检查部门或者其他有关部门举报。
第十八条 广告经营者不得以设计、制作、刊播、张贴或者其他方式为假冒伪劣商品提供广告服务。
第十九条 任何单位和个人不得为生产、销售假冒伪劣商品者代出发票、证明，代签合同、提供帐号或者其他方便条件。

第五章 监督检验
第二十条 监督检查人员在检查生产、销售假冒伪劣商品行为时，行使下列职权：
（一）按照规定程序询问被检查的生产者、销售者、相关者（以下简称涉嫌行为人）和利害关系人、证明人，并要求其提供与生产、销售假冒伪劣商品有关的证明材料或者其他资料；
（二）查询、复制与生产、销售假冒伪劣商品有关的合同、协议、帐册、单据、文件、记录、业务函电和其他资料；
（三）先行登记保存涉嫌假冒伪劣的商品，责令涉嫌行为人听候检查，并责令其不得转移、隐匿、销毁、出售该商品；
（四）对涉嫌与生产、销售假冒伪劣商品有关的场所、财物进行检查，先行登记保存用于生产假冒伪劣商品的原辅材料、生产工具等。
第二十一条 监督检查人员对生产、销售假冒伪劣商品行为进行检查时，应出示检查证件。
违反前款规定的，被检查者有权拒绝检查。
第二十二条 涉嫌行为人和利害关系人、证明人，应当如实向监督检查人员反映情况，提供有关资料，任何单位和个人不得妨碍和干扰监督检查人员的检查活动。
监督检查人员对被检查者正当的技术秘密和商业秘密，应当保密。
第二十三条 对涉嫌假冒伪劣的商品，监督检查人员应按规定抽取样品，由国家法定的质量监督检验机构进行鉴定，检验机构应当在规定的期限内作出书面鉴定结论。经鉴定不属于假冒伪劣商品的，应立即启封或者解除扣押。
第二十四条 经检验属假冒伪劣商品的，商品检验费和样品损耗费由违法行为人承担；经检验不属于假冒伪劣商品的，检验费和样品损耗费由送检者承担。国家另有规定的除外。
第二十五条 被先行登记保存的假冒伪劣商品，由采取先行登记保存措施的部门按国家有关规定处理。
第二十六条 监督检查部门和其他有关部门在查处生产、销售假冒伪劣商品违法行为时，应当认真履行各自的职责，公安、金融、税务等部门应当积极配合，密切协作。
第二十七条 对同一生产、销售假冒伪劣商品行为均有权查处的，由先立案者进行查处；对同一行为，不得重复处罚。
第二十八条 被没收的假冒伪劣商品由监督检查部门按有关规定处理。
第二十九条 监督检查部门实施处罚时，必须使用财政部门统一印制的罚没款收据。罚没款和没收物品的变价款全部上缴同级财政，任何单位和部门不得截留。
第三十条 监督检查部门和其他有关部门对举报生产、销售假冒伪劣商品行为有功的单位和个人，应予以奖励，并为其保密。
前款所列奖励费用，从同级财政预算中列支。

第六章 法律责任
第三十一条 生产、销售本条例第四条所列假冒伪劣商品之一的，由监督检查部门根据情节，给予下列处罚：
（一）责令停止生产或者销售；
（二）没收假冒伪劣商品及原辅材料；
（三）没收违法所得；
（四）处违法所得一至五倍的罚款；
（五）没有违法所得的，处1万元以下罚款；违法所得无法计算的，处10万元以下罚款；
（六）责令停业整顿；
（七）吊销生产许可证或依照国家法律、法规的规定，吊销企业营业执照。
以上处罚可以单处，也可以并处。
第三十二条 转移、隐匿、销毁、出售被查扣的假冒伪劣商品的，处被转移、隐匿、销毁、出售假冒伪劣商品冒充货值一倍以上三倍以下的罚款。
第三十三条 违反本条例第八条、第十二条规定的，由监督检查部门对生产、销售假冒伪劣商品单位的法定代表人或负责人，处3000元以上1万元以下的罚款。
第三十四条 违反本条例第九条规定的，由监督检查部门对直接责任人员处1000元以上1万元以下罚款。
第三十五条 违反本条例第十五条、第十七条的规定，为生产、销售假冒伪劣商品提供场地设备、仓储保管、运输及其他条件和服务的，由监督检查部门没收租金、使用费、仓储费、运输费及其他费用，并处所收费用一至五倍或5万元以下罚款。
第三十六条 违反本条例第十六条的规定，承印、销售假冒注册商标标识，认证标志、名优标志的，由监督检查部门予以制止，收缴其商标标识，并可根据情节处以非法经营额百分之二十以下的罚款；销售自己注册商标标识后，商标行政主管部门还可以撤销其注册商标；但属于侵犯商
标专用权的，依照《中华人民共和国商标法实施细则》第四十三条的规定处理。
第三十七条 违反本条例第十八条的规定，为假冒伪劣商品提供广告服务的，由工商行政管理机关强制其停发广告，责令公开更正，没收广告费，处广告费三至五倍的罚款。
第三十八条 违反本条例第十九条规定的，由监督检查部门没收非法提供的发票、证明、合同等，没收违法所得，并处5万元以下的罚款。
第三十九条 生产、销售下列假冒伪劣商品的，从重处罚：
（一）假冒伪劣食品、药品、医疗器械、医用卫生材料或者其他危害人体健康的假冒伪劣商品的；
（二）假冒伪劣的电器、压力容器、易燃易爆产品或其他危及人身、财产安全的假冒伪劣商品的。
（三）假冒伪劣农药、兽药、化肥、种子或其他重要生产资料，危害工农业生产的假冒伪劣商品的。
第四十条 对传授生产、销售假冒伪劣商品技术和方法的，由监督检查部门没收违法所得，并处5万元以下罚款。
第四十一条 监督检查人员在执行公务时玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊、违法乱纪的，由其所在单位或者有关部门给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第四十二条 国家工作人员利用职务，对生产、销售假冒伪劣商品的单位或者个人纵容支持或者故意包庇使其不受追究的，由所在单位或者有关主管机关给予行政处分；情节严重，构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第四十三条 以暴力、威胁方法阻碍监督检查人员依法执行职务的，依照刑法第一百五十七条的规定追究刑事责任；拒绝、阻碍监督检查人员依法执行职务未使用暴力、威胁方法的，由公安机关依照治安管理处罚条例的规定处罚。
第四十四条 生产、销售假冒伪劣商品，给他人造成损害的，应当依法承担民事责任。
第四十五条 生产、销售假冒伪劣商品，情节严重构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。
第四十六条 当事人对监督检查部门作出的处罚决定不服的，可以自收到处罚决定之日起15日内向作出处罚决定的监督检查部门的上一级主管机关申请复议；当事人也可以在接到处罚决定之日起15日内直接向人民法院起诉。
复议机关应当在接到复议申请之日起60日内作出复议决定。当事人对复议决定不服的，可以在接到复议决定之日起15日内，向人民法院起诉。复议机关逾期不作出复议决定的，当事人可以在复议期满之日起15日内向人民法院起诉。
当事人逾期不申请复议，也不向人民法院起诉，又不履行处罚决定的，作出处罚决定的监督检查部门可以申请人民法院强制执行。

第七章 附 则
第四十七条 本条例自公布之日起施行。



1994年8月9日